Q & A

一件專利的品質好壞在於清楚的溝通和足夠的撰寫經驗

十五年撰寫經驗的專利師為你親力親為

專利 Q & A

當發明人、新型創作人或設計人就其創作提出專利申請,且經審查符合專利法的規定後,國家將其技術公開,並給予專利權,賦予在一定期間內的權益保護,這種權力就是專利權。專利權人在一定期間內,專有排除他人未經其同意而實施其發明、新型及設計之創作的權利。

專利申請權人,除專利法另有規定或契約另有約定外,原則上是指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。專利申請案如由不具申請權之人提出,可構成撤銷專利權之事由。

依據我國現行專利法之規定,專利權分為「發明專利權」、「新型專利權」及「新式樣專利權」三種。

發明是指利用自然界中固有的規律所產生之技術思想的創作,以產生功效,解決問題,達成所預期的發明目的。專利法所指的發明必須具有技術性(technical character),即發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段。

申請專利之新型必須是利用自然法則之技術思想,佔據一定空間的物品實體,且具體表現於物品上之形狀、構造或組合的創作。亦即新型專利係指基於形狀、構造或組合之創作,所製造出具有使用價值和實際用途之物品。

設計專利是指對物品全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合,透過視覺訴求的創作 其中 應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面,為一種透過顯示裝置顯現而暫時存在之平面圖形,該圖形本身應屬花紋或花紋與色彩之結合的性質,亦得申請取得設計專利。

是指申請人得就物品之部分的設計創作申請設計專利,以避免市場競爭者抄襲產品的局部新穎特徵而輕易迴避該設計專利之保護。 亦即,申請專利之設計標的並不僅限於物品之全部的外觀,申請人得選擇針對物品的局部新穎特徵申請部分設計,以取得更周延的設計保護範圍。

102年1月1日新法施行後,已無須檢送申請權證明文件。

「發明請求實體審查」是指提出發明專利申請後,任何人如欲知道該發明是否符合專利要件,必須於申請日起3年內提出實體審查申請(亦可於申請時同時申請),若3年內無人請求實體審查,該申請案即視為撤回。

依專利法第112條第1款至第6款規定,新型專利形式審查,係針對下列各項進行審查:
(1) 是否屬物品形狀、構造或組合者。
(2) 是否有妨害公共秩序或善良風俗者。
(3) 說明書、申請專利範圍、摘要及圖式之揭露方式是否合於規定。
(4) 是否具有單一性。
(5) 說明書、申請專利範圍或圖式是否已揭露必要事項,或其揭露有無明顯不清楚之情事。
(6) 修正之說明書、申請專利範圍或圖式,是否明顯超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。
如新型專利申請案有違反前述規定情事之一者,於處分前,本局會先通知申請人限期陳述意見或修正說明書、申請專利範圍、摘要或圖式。

發明專利與新型專利都是保護利用自然法則之技術思想的創作,著重於功能、技術、製造及使用方便性等方面之改進。但發明的標的較廣,包括物質(無一定空間型態)、物品(有一定空間型態)、方法、生物材料及其用途;新型的標的則僅及於物品之形狀、構造或組合的創作。 設計專利是保護對物品全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合,透過視覺訴求的創作,著重於物品質感、親和性、高價值感之視覺效果表達,以增進商品競爭力及使用上視覺之舒適性,與技術性無關。 發明專利及設計專利都須經過實體審查才能取得專利權,但新型專利則不經過實體審查,而採形式審查,故新型專利權本質上會有不安定性與不確定性。

有些技術縱然符合專利要件,亦不給予專利,而在專利法中明定不予專利,此即法定不予專利的事項。依專利法第24條規定,不予發明專利的項目有:
(1)動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。但微生物學之生產方法,不在此限。
(2)人類或動物之診斷、治療或外科手術方法。
(3)妨害公共秩序或善良風俗者。

依專利法第105條規定,新型有妨害公共秩序或善良風俗者,不予新型專利。

專利法第124條規定,不予設計專利的項目有:
(1) 純功能性設計之物品造形。
(2) 純藝術創作。
(3) 積體電路電路布局及電子電路布局。
(4) 物品妨害公共秩序或善良風俗者。

專利不保護概念,創作內容必須明確且充分揭露,可供該技術或技藝領域中具有通常知識者能瞭解,並可據以實現者,才可獲得專利保護。

自然界中固有存在的物、現象及法則等之科學發現,例如單純發現野生植物或天然礦物等,發現該物的行為並非利用自然法則的技術思想之創作。

能量不滅定律、萬有引力定律等自然法則或科學原理,如本身並未被利用而表現成發明之技術內容,原屬於自然法則本身,故不屬於發明之類型。

電腦軟體相關發明如屬於非利用自然法則或非技術思想者,即非利用自然法則之技術思想之創作,不符發明之定義。
申請專利之發明僅一部分非利用自然法則,不得謂其不符合發明之定義。例如數學方法本身雖然不符合發明之定義,但利用該數學方法來優化電腦網路之負載分配的發明,不得僅因其涉及數學方法即認定不符合發明之定義。
若無法明顯判斷電腦軟體相關發明是否符合發明之定義,須進一步判斷該發明中的電腦軟體之資訊處理是否係利用硬體資源具體實現,若屬之,則符合發明定義,反之則否。(審查基準第二篇第十二章第3節發明之定義,判斷流程及說明)

不可以。 中文輸入法之規則或方法,係利用人類之推理力、記憶力、技能等而成,屬於人為規則或方法,並非利用自然法則,故不屬於發明之類型。(審查基準2-2-7例8)

不可以。 指叉球投球法為依個人之天份及技巧熟練程度方能達成之技能,並非技術思想,亦非一般人可由其技術揭露而重複實施者,非屬發明之類型。(審查基準2-2-3第1.3.5.1節)

不可以。 申請專利之發明係利用自然法則以外之規律者,例如數學方法、遊戲或運動之規則或方法等人為之規則、方法或計畫,或其他必須藉助人類推理力、記憶力等心智活動始能執行之規則、方法或計畫,該發明本身不具有技術性,不符合發明之定義;惟遊戲機具或實施規則、方法或計畫的設備本身可能具有技術性,而符合發明之定義。(審查基準2-2-7例6)

不可以。 英文語言規則若為利用人類之推理力、記憶力、技能等而成,屬於人為規則或方法,而非利用自然法則,則不屬於專利保護之標的。

商業方法若僅為社會法則、經驗法則或經濟法則等人為之規則,非利用自然法則,不符合發明之定義,但如利用電腦相關技術施行於從事商業的方法,則應針對其所利用的電腦相關技術本身予以判斷。

傳統技藝為已公開且公眾得知之技藝,無法授予專利。

在外國已公開的專利和技術,除了依法主張優先權外,在我國申請專利會因為已經喪失新穎性而不會被核准。

專利法所保護之專利,包括利用自然法則對現有物品或方法之改進。國外已有之產品,經國內做功能性或結構改良申請專利者,經審查如果符合專利法相關規定,可以獲准專利。

申請人在世界貿易組織(以下稱WTO)會員或與我國相互承認優先權之外國第1次申請專利,以該外國申請之專利申請案為基礎,於12個月(設計為6個月)期間內在我國就相同技術申請專利者,申請人得主張該外國專利申請案之申請日為優先權日,作為判斷該申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、進步性及先申請原則等專利要件之基準日,此即國際優先權。

申請人基於其在國內先申請之發明或新型專利案(以下稱先申請案)再提出專利之申請者(以下稱後申請案),得就先申請案申請時說明書或圖式所載之發明或新型,主張優先權,此即國內優先權。
目的係為使申請人於提出發明或新型專利申請案後,可以該先申請案為基礎,再進行改良或合併新的請求標的而提出後申請案,且能就先申請案已揭露之技術內容享受和國際優先權相同之利益。此種改良或新的請求標的,當以修正的方式在先申請案中提出時,常會被認為超出原說明書或圖式所揭露之範圍而全案不予專利,但倘若運用國內優先權,則仍有機會併在1個申請案中申請,從而可取得總括而不遺漏之權利。
此時後申請案已揭露於先申請案之技術內容將以優先權日為專利要件審查基準時點,未揭露於先申請案之技術內容則以後申請案之申請日為專利要件審查基準時點。簡言之,國內優先權制度,是以一件或多件本國申請案為基礎案(即先申請案),使申請人得將各該申請案彙整為一件,並加入新的事項再提出申請,而得享有與國際優先權相同之利益。惟應注意者,設計並無國內優先權之適用。

(1) 凡可供產業上利用之發明及新型,申請專利前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者,喪失新穎性、進步性。但是申請人若出於本意或非出於本意所致公開之事實發生後12個月內申請專利者,該公開事實不屬於專利法第22條第1項及第2項不得取得發明專利之情事(新型專利準用之),不致使其喪失新穎性、進步性,此12個月的期間就稱為優惠期。
(2) 凡可供產業上利用之設計,申請設計專利前有相同或近似之設計,已見於刊物、已公開實施者或已為公眾所知悉者,喪失新穎性、創作性。但是申請人若出於本意或非出於本意所致公開之事實發生後6個月內申請設計專利者,該公開事實非屬專利法第122條第1項及第2項不得取得設計專利之情事,不致使其喪失新穎性、創作性,此6個月的期間就稱為優惠期。

受雇人於職務上完成之發明、新型或設計,其專利申請權及專利權屬於雇用人。所稱職務上之發明、新型或設計,指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。 受雇人於非職務上完成之發明、新型或設計,其專利申請權屬於受雇人。但其發明、新型或設計係利用雇用人資源或經驗者,雇用人得於支付合理報酬後,於該事業實施其發明、新型或設計。

商標 Q & A

「商標」是用來指示及區別商品/服務來源的標識,所以商標必須具備讓相關購買人能認識商品/服務來源,並辨別不同商品/服務來源的功能,如果是以指定使用商品/服務的通用名稱或直接明顯的說明作為商標,就不具備有商標指示及區別來源的功能。隨著經濟活動及行銷市場的活潑及多元化,商標型態除了傳統的文字、圖形及記號外,顏色、立體形狀、聲音,動態、全像圖,甚至嗅覺、觸覺、味覺等型態,如果具有識別來源的功能,都有可能成為商標。

全像圖或稱雷射圖,是指利用在一張底片上同時儲存多張影像的技術(全像術)呈現出立體影像,可能是數個畫面,或只是一個畫面,而依觀察角度不同,有虹彩變化的情形。全像圖商標即指以雷射標籤圖像作為標識的情形,如果該雷射標籤,依消費者認知,不是防偽功能的標籤或商品的裝飾圖,而已具備指示商品或服務來源的功能者,即可申請註冊。

「商標圖樣」是申請人將想要申請註冊的商標,以圖文的方式呈現。申請人得依申請的不同商標型態,用堅韌光潔的紙張(Ex.影印紙),檢附清晰的長寬最大不得超過8公分;最小不得小於5公分的商標圖樣同一式各5張,並避免使用相片紙,以免褪色或無法黏貼於註冊證。

申請分割商標權應填寫申請書(註冊前分割/註冊分割),載明分割件數及分割後各商標所指定使用的商品或服務,並按分割件數檢送分割申請書副本及其相關文件。分割後各商標權所指定使用的商品或服務項目不得重疊,且不得超出原商標權指定的商品或服務範圍。

若動態商標整體係組合聲音的聯合式申請註冊,可使用動態商標申請書,商標圖樣為表現其動態的連續性靜止圖像,聲音部分則併同其構成動態影像的靜止圖像個數及其圖像變化過程等細節,應於商標描述為說明。若為音樂性質的聲音商標時,仍應以五線譜或簡譜的商標圖樣表現該聲音,並依其商標型態檢附商標樣本。

申請商標註冊之圖樣原則上應以實際已使用或即將使用之態樣為準,其色彩若實際使用時將依不同情況改變顏色申請註冊的商標圖樣若為墨色或單一顏色,實際使用商標時採用其他顏色,如果實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵時,原則上,仍可認為有使用註冊商標。申請註冊的商標圖樣若為二以上顏色組合而成(即彩色圖樣),且所施的顏色是該商標主要識別的特徵時,則實際使用商標時採用墨色或其他不同顏色,依一般社會通念及消費者的認知,極有可能已改變該商標給予消費者識別來源的同一印象者,就不得認為有使用註冊商標。

商標的功能主要在於識別商品/服務來源,只要商標整體具有識別性,即具備商標功能,可是申請人往往為了促銷的目的,喜歡將與商品/服務有關的品質、功能、產地等說明,或廣告標語等不具識別性的事項納入商標圖樣中一併申請註冊,雖然商標整體具有識別性,但商標權人及競爭同業對於商標圖樣中所含前述事項是否具有專用權可能看法各異,進而有影響市場公平競爭秩序之虞。早期對於這種情形,均要求申請人將說明性或不具識別性的部分刪除,始准予註冊,惟此種作法並不合理,因而發展出聲明不專用的制度。也就是,透過不專用的聲明,申請人同意商標中說明性、不具識別性等依法單獨不可以註冊部分不主張權利,使整體具有識別性的商標,得以保留該等不得單獨註冊部分於商標圖樣。

申請人於核准審定書合法送達後的二個月內未繳納註冊費,如果不是故意的,可以在繳費期限屆滿後6個月內,加倍繳納註冊費後,予以註冊公告。但是申請人提出申請時,如果已經有第三人獲准商標註冊或提出申請,為避免影響到第三人權益,此時即不得以加倍繳費方式予以註冊公告。

商標經核准審定,申請人於審定書送達後2個月內,繳納註冊費後,智慧局將於商標公報公告商標註冊,並自註冊公告當日起,由權利人取得商標權,商標權期間為10年。

商標權人得就其註冊商標指定使用商品/服務的全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權,如係非專屬授權,並可同時或先後授權不同人使用。授權契約經雙方當事人意思表示一致,即發生效力,但必須經智慧局授權登記,才可以對抗第三人。授權登記商標權人或被授權人皆可以提出申請,若由被授權人提出申請者,則應檢附經雙方簽名或蓋章的授權契約或其他足資證明授權的文件。

我國商標制度是以註冊保護為原則,商標依法申請註冊取得商標權後,商標權人除可以自己使用及授權他人使用外,還可以排除他人以相同或近似的商標指定使用於同一或類似商品/服務註冊。如果他人未經商標權人同意使用該商標,而有侵害商標權或有侵害商標權之虞的情形,商標權人可以請求排除或防止侵害,對於故意或過失侵害商標權的人,還可以請求損害賠償(商2、30Ⅰ⑩、68、69)。

二人以上想要共有一個商標,可以一起提出商標註冊申請(商7)。申請時,全體共有人必須都具名,最好能選定其中一人為代表人,代表全體共有人申請各項程序及收受相關文件。如果未選定代表人,智慧局會以申請書記載第一順序的申請人為應受送達人,並將送達事項通知其他共有商標的申請人。

商標權的註冊效力係採屬地保護原則,於特定國家或地區取得商標權,其受保護的範圍僅限於該註冊領域境內。所以,商標在我國雖然已經獲准註冊,商品如果要行銷到其他國家,在當地國最好也申准註冊,以避免侵害到他人的商標權。

商標使用包括為行銷目的將商標用於商品或其包裝容器而進、出口的情形,並不以在國內市場銷售者為限。於我國註冊商標的商品,若以外銷為主,仍用以表彰經營的商品來自受我國註冊保護的商標,且為我國領域出口的外銷商品,自得認為有使用該註冊商標(商5Ⅰ①、②)。

申請商標註冊可以委任商標代理人辦理,也可以由申請人自行提出。但是申請人如果在我國境內沒有住所或營業所,就一定要委任在國內有住所的商標代理人辦理(商6)。商標註冊申請案若委任商標代理人辦理,在代理權限範圍內的相關申請程序及補正事項,智慧局將直接通知商標代理人,商標代理人所為的法律行為,其效力直接歸屬於本人。

外國法人經認許並在我國辦理分公司登記營業者(公司法4、371),在我國既然設有營業所,則非一定要委任商標代理人辦理商標相關事務。

由於國內商標代理業務多由律師或具實務經驗的商標代理人辦理,運作上並無不妥,且國際間比較法上亦無設置商標師制度的情形,所以現行商標法將有關商標師之規定刪除。

委任商標代理人辦理相關商標業務時,原則上須檢附委任書正本,以證明其委任關係存在。但是當事人如果釋明委任書影本與原本或正本相同,也可以僅檢附委任書影本。智慧局為查核委任書影本的真實性時,仍有可能通知當事人檢送正本,於查核無誤後再予以發還(商施4Ⅰ)。

商標乃表彰自己所生產或經紀之商品標誌,總代理商為在我國促銷並宣傳其揀選、批售的商標商品,若得該外國原廠商標權人同意,自得以自己名義申請註冊;惟若僅約定為該產品之代理行銷,未經同意,自不得將該國外商標申請註冊為自己所有,而應以該外國廠商名義申請註冊。

不可以,因團體商標係表彰其成員之商品或服務,故以有會員之社團法人為限。

不可以,因團體商標旨在表彰該團體會員所提供之商品或服務,而公司為單一人格,並無由其個別會員提供商品或服務之使用問題。

非法人之團體,如經中央或地方主管機關登記具有一定的名稱、組織、營業所或事務所、獨立財產及管理人或代表人而有自主意思,以其團體名稱對外為一定商業行為或從事相關事業,且有受保護之利益,得為商標註冊申請人,申請人名稱應以「非法人之團體名稱」加「管理人或代表人」方式表示。產銷班,係依「農業產銷班設立暨輔導辦法」規定申請設立,如以產銷班名義申請商標註冊,應以「產銷班名稱」加「班長(即代表人)」方式提出商標註冊申請,班長變更時因權利主體未變更,應辦理變更登記。

團體標章指具有法人資格的公會、協會或其他團體,為表彰其會員的會籍,並藉以與非該團體會員相區別的標識。寺廟管理委員會若向中央或地方目的事業主管機關申請團體核准立案外,並已向法院辦理社團法人登記者,例如:社團法人○○宮發展協會,即認具備團體標章申請人的資格。申請時應檢送法人登記證明文件(商85)。

於申請商標註冊同時提出聲明,並於申請書中載明在外國的申請日、受理該申請的國家及在外國的申請案號,且於申請日後3個月內檢送經該國政府證明受理的申請文件,以免喪失其優先權(商20Ⅲ、Ⅳ)。

於我國政府主辦或認可的國際展覽會上,展出使用申請註冊商標的商品/服務,可以自該商品/服務展出日後6個月內,提出申請,其申請日以展出日為準(即優先權日)。

由於各種商標型態的內涵不盡相同,申請註冊後原則不能變更,但如果有客觀證據證明申請人係出於錯誤,且不會因此變更商標圖樣之實質內涵,可以更正方式處理。例如申請人欲申請立體商標卻誤用一般商標申請書,如有客觀事證足以認定其應申請立體商標,例如申請人檢送其實際使用的立體商標樣本,且在不變更原檢附的商標圖樣前提下,得在補正其他不同角度視圖及商標描述等事項後繼續審查。若商標圖樣有實質變更情形時,即非更正明顯錯誤的問題。

對於共有商標圖樣非實質變更(商23)或如商標圖樣倒置係明顯錯誤等事項申請更正(商25)者,因不影響商標同一性或減縮指定使用商品/服務範圍,不致影響商標共有人的權益,所以,不須全體共有人具名,若共有人已選定代表人或有委任代理人者,皆可為之。

「發明請求實體審查」是指提出發明專利申請後,任何人如欲知道該發明是否符合專利要件,必須於申請日起3年內提出實體審查申請(亦可於申請時同時申請),若3年內無人請求實體審查,該申請案即視為撤回。

申請更正事項,原則上屬形式上顯然易見的錯誤,例如:申請人名稱或地址、文字用語或繕寫及其他明顯之錯誤,通常無須檢附證據,惟對於申請更正事項是否屬明顯錯誤有疑義,例如申請更正之事項無法由現有檢附之申請文件認定屬於明顯錯誤者,申請人應檢送相關證據以供查證申請人名稱或地址繕打錯誤 (商施26)。;申請更正的內容,不可以影響商標同一性或擴大指定使用商品/服務的範圍 (商25Ⅱ) 。例如:商品名稱原記載為「化粧品,即乳液、化妝水。」更正為「化粧品,尤指乳液、化妝水。」則有擴大指定使用商品/服務範圍的情形。

建議在商品上市前,就必須決定要使用何種商標,並先提出商標申請註冊,避免公司先發表新產品或上市後,才去申請商標,這樣商標可能被搶註或仿冒,卻還沒取得註冊而無法主張侵權保護。